進歩性は日本の特許要件の中で、もっとも手ごわい特許へのハードルである。多くの出 願人の方々は進歩性のハードルを越えるのに苦労する。また、常に、特許庁から発生られ る「拒絶理由」の中で審査官には人気ナンバーワンの特許を拒絶する理由であり、また、 弁理士泣かせの概念でもある。
その理由は、特許庁の審査官により進歩性の判断基準が微妙に異なる場合があり、ま た、技術分野によっても進歩性有無の判断のレベルは異なる。さらに、特許庁内部(審査 部門と審判部門)でも判断が異なる場合、特許庁と裁判所で判断が異なる場合がある。
新規性は、結論が一義的に出せる、オールオアナッシングのデジタル的な概念である が、進歩性は非常に分かりにくいかなりアナログ的な概念である。
進歩性は、各国の特許要件に存在するが、各国、特に日、米、EPO(欧州特許庁)(こ れらを「三極」と称する)の間では進歩性に考え方が異なる。
どの国の法律でも、進歩性は新規性の条文の次に規定されており、審査の順番は、先 ず、新規性、次に進歩性を判断する。即ち、原則として、特許審査では、進歩性の有無判 断は、新規性があることを前提として行われる。先ずは、日本における進歩性の概念につ いて考える。
日本特許審査実務においては、結論からいえば、「従来技術に比較して顕著な効果があ る」ことを論理的に主張、立証できれば、先ずは、特許庁及び裁判所で、進歩性は容認さ れる。
進歩性のハードルのクリアには、他にも様々なアプローチの仕方があるが、これが王道で ある。
従って、日本で特許にしたいと考える場合には、「本件発明は従来の技術では達成でき ない顕著な効果を達成できる」ことを論理的に主張、立証することが必要である。この場 合の効果は基本的には技術的効果であるが経済的効果(コストの低減)等は容認される。
但し、上記効果は出願明細書に記載されていることが望ましい。出願明細書に記載され ていない効果を後ほど意見書にて主張した場合には特許庁、裁判所に認められない場合も ある。
以上